Gericht

OLG Wien

Entscheidungsdatum

22.01.2026

Geschäftszahl

33R165/25i

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien fasst als Berufungsgericht *** in der Markenrechtssache der Antragstellerin *** gegen die Antragsgegnerin ***, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr. 1449613, BUTTERFINGER, für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 22.5.2025, Nm 5/2025, in nicht öffentlicher Sitzung denDas Oberlandesgericht Wien fasst als Berufungsgericht *** in der Markenrechtssache der Antragstellerin *** gegen die Antragsgegnerin ***, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr. 1449613, BUTTERFINGER, für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragsgegnerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 22.5.2025, Nm 5 aus 2025,, in nicht öffentlicher Sitzung den

Spruch

B e s c h l u s s :

Der Berufung wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung und das ihr vorangegangene Verfahren werden als nichtig aufgehoben.

Der Antrag vom 14.2.2025 auf Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr. 1449613, BUTTERFINGER, für das Gebiet der Republik Österreich wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin hat ihre erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten selbst zu tragen. 

              Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin deren mit EUR 4.100,10 (darin EUR 984 Gerichtsgebühren) bestimmte Berufungskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Begründung:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 1449613, BUTTERFINGER, registriert seit 20.12.2018 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf (World International Property Organization - WIPO) für näher bezeichnete Waren der Klasse 30 (in der Folge: angegriffene Marke).

Als Vertreterin der Antragsgegnerin ist die A *** im internationalen Register der WIPO eingetragen.

Die Schutzwirkung der Marke wurde gemäß dem Protokoll zum Madrider Abkommen (MMP) ua auch für Österreich beantragt. Die Eintragung wurde von der WIPO am 14.2.2019 in der „WIPO Gazette of International Marks“ unter „2019/5 Gaz“ veröffentlicht. Ebenfalls am 14.2.2019 begann – infolge der Benachrichtigung der Vertragsparteien durch das Internationale Büro der WIPO – die Frist zur Mitteilung einer allfälligen Schutzverweigerung („Date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties – from which the time limit to notify the refusal starts“).

Österreich erklärte keine Schutzverweigerung, sondern am 25.6.2019 die Schutzgewährung („Statement of grant of protection“).

In ihrem Antrag vom 14.2.2025 begehrte die Antragstellerin beim Österreichischen Patentamt die Unwirksamerklärung der Marke für das Gebiet der Republik Österreich. Begründend führte sie aus, die Marke sei in den letzten fünf Jahren in Österreich weder von der Markeninhaberin noch mit deren Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden. Ein allfälliger Rechtfertigungsgrund für die Nichtbenutzung sei nicht erweislich. Es liege somit wegen § 2 Abs 2 MSchG der Löschungsgrund des § 33a MSchG vor.In ihrem Antrag vom 14.2.2025 begehrte die Antragstellerin beim Österreichischen Patentamt die Unwirksamerklärung der Marke für das Gebiet der Republik Österreich. Begründend führte sie aus, die Marke sei in den letzten fünf Jahren in Österreich weder von der Markeninhaberin noch mit deren Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden. Ein allfälliger Rechtfertigungsgrund für die Nichtbenutzung sei nicht erweislich. Es liege somit wegen Paragraph 2, Absatz 2, MSchG der Löschungsgrund des Paragraph 33 a, MSchG vor.

Das Patentamt stellte diesen Antrag der Antragsgegnerin am 27.2.2025 direkt zu, verbunden mit der Aufforderung, eine Gegenschrift binnen zwei Monaten zu erstatten, widrigenfalls ohne weiteres Verfahren gemäß § 39 Abs 3 MSchG antragsgemäß zu entscheiden sei. Die Frist könne aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden.Das Patentamt stellte diesen Antrag der Antragsgegnerin am 27.2.2025 direkt zu, verbunden mit der Aufforderung, eine Gegenschrift binnen zwei Monaten zu erstatten, widrigenfalls ohne weiteres Verfahren gemäß Paragraph 39, Absatz 3, MSchG antragsgemäß zu entscheiden sei. Die Frist könne aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert werden.

Die Antragsgegnerin ließ diese Frist ungenützt verstreichen.

Mit der nun angefochtenen Entscheidung sprach die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aus, dass dem Antrag stattgegeben und die internationale Marke Nr. 1449613 mit Wirksamkeit vom 14.2.2025 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam erklärt werde. Begründend wurde auf § 39 Abs 3 MSchG iVm §§ 33a, 34a Abs 4 MSchG verwiesen. Die Marke sei mit Wirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung für verfallen zu erklären.Mit der nun angefochtenen Entscheidung sprach die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aus, dass dem Antrag stattgegeben und die internationale Marke Nr. 1449613 mit Wirksamkeit vom 14.2.2025 für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam erklärt werde. Begründend wurde auf Paragraph 39, Absatz 3, MSchG in Verbindung mit Paragraphen 33 a, 34 a, Absatz 4, MSchG verwiesen. Die Marke sei mit Wirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung für verfallen zu erklären.

Dagegen richtet sich die – neben einem Wiedereinsetzungsantrag primär erhobene - Berufung der Antragsgegnerin, die inhaltlich – ungeachtet der zT anderen Bezeichnung der Rechtsmittelgründe – nur eine Nichtigkeitsrüge enthält, mit dem Antrag, die bekämpfte Entscheidung dahin abzuändern, dass der Löschungsantrag ab- oder zurückgewiesen werde; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Antragstellerin stellt in ihrer Berufungsbeantwortung den Antrag, diesem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.

              Entgegen dem Bestreben der Antragstellerin (Berufungsbeantwortung S 2 oben) ist über die ausdrücklich primär erhobene Berufung zuerst zu entscheiden, weil es jeder Partei freisteht, dem Gericht eine Reihenfolge der Erledigung ihrer Sach- und Rechtsmittelanträge, insbesondere durch die Bezeichnung als Haupt- und Eventualanträge vorzugeben (8 Ob 90/25f mwN).

Rechtliche Beurteilung

Die Berufung ist berechtigt.

1. Die Antragsgegnerin macht in ihrer Berufung geltend, der Löschungsantrag sei vor Ablauf der Benutzungsschondauer eingebracht worden, weshalb das Patentamt verpflichtet gewesen wäre, ihn zurück- oder abzuweisen. Darüber hinaus sei dieser Antrag der Antragsgegnerin nicht wirksam zur Äußerung zugestellt worden.

1.1. Zur Dauer der sogenannten „Benutzungsschonfrist“:

1.1.1. Allgemeine Grundsätze:

1.1.1.1. Das sogenannte „Madrider System“, bestehend aus dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA; 1891; Österreich seit 1909) als auch dem Protokoll zum Madrider Übereinkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; 1989; Österreich seit 1999), ermöglicht die Anmeldung, Registrierung und Verwaltung von Marken mit Schutzwirkung in zahlreichen Ländern mit einem einzigen Antrag. Die beiden an sich selbständigen Abkommen wurden durch die „Gemeinsame Ausführungsordnung“ (GAusfO) verbunden. Seit November 2015 sind durch den Beitritt der letzten reinen MMA-Vertragspartei (Algerien) auch zum MMP gemäß Art 9sexties MMP auf alle Verfahren nur mehr die Bestimmungen des MMP anwendbar. Die „Gemeinsame Ausführungsordnung“ (GAusfO) wird daher seit 1.2.2020 nur mehr als „Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken“ (AusfO) bezeichnet (zusammenfassend Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 2 MSchG Rz 15, 18, 30).1.1.1.1. Das sogenannte „Madrider System“, bestehend aus dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA; 1891; Österreich seit 1909) als auch dem Protokoll zum Madrider Übereinkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; 1989; Österreich seit 1999), ermöglicht die Anmeldung, Registrierung und Verwaltung von Marken mit Schutzwirkung in zahlreichen Ländern mit einem einzigen Antrag. Die beiden an sich selbständigen Abkommen wurden durch die „Gemeinsame Ausführungsordnung“ (GAusfO) verbunden. Seit November 2015 sind durch den Beitritt der letzten reinen MMA-Vertragspartei (Algerien) auch zum MMP gemäß Artikel 9 s, e, x, t, i, e, s, MMP auf alle Verfahren nur mehr die Bestimmungen des MMP anwendbar. Die „Gemeinsame Ausführungsordnung“ (GAusfO) wird daher seit 1.2.2020 nur mehr als „Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken“ (AusfO) bezeichnet (zusammenfassend Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ Paragraph 2, MSchG Rz 15, 18, 30).

              Das Madrider System schafft zwar kein einheitliches Markenrecht, aber vereinfacht und vereinheitlicht wesentliche Verfahrensschritte. Die Eintragung des Markenrechts erfolgt zentral durch das Internationale Büro (IB) der WIPO. Voraussetzung ist eine vorherige nationale Basisanmeldung oder Basisregistrierung. Ein Gesuch um internationale Registrierung der Marke muss durch die Ursprungsbehörde (Heimatbehörde) eingereicht werden (Ullrich aaO Rz 19, 22, 42 und 44).

              Stellt das IB fest, dass das internationale Gesuch den Erfordernissen entspricht, trägt es die Marke in das Internationale Register ein und teilt dies den benannten Vertragsparteien mit. Ebenso wird die Ursprungsbehörde benachrichtigt. Der Inhaber erhält eine Bescheinigung über die Registrierung. Die Behörde einer Vertragspartei, der vom IB eine internationale Registrierung oder eine nachträgliche Benennung notifiziert wurde, kann diese wie eine nationale Anmeldung prüfen und gegebenenfalls den Schutz verweigern. Erfolgt keine Schutzverweigerung oder wird eine solche später zurückgenommen, genießt die internationale Marke vom Datum der Registrierung an den gleichen Schutz wie eine in der benannten Vertragspartei registrierte Marke (Ullrich aaO Rz 81, 87).

1.1.1.2. Nach § 2 Abs 2 MSchG idgF gilt für Markenrechte, die für das Gebiet von Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben wurden, das österreichische Markenschutzgesetz (MSchG) sinngemäß. Ein Antrag auf Löschung einer solchen in Österreich Schutz genießenden Marke kann nach § 33a Abs 1b MSchG idgF - wenn (wie hier) kein Widerspruch erfolgt ist - frühestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die in Art 5 Abs 2 MMP normierte Frist zur Mitteilung einer Schutzverweigerung ungenützt verstrichen ist („Benutzungsschonfrist“); das ist nach Ablauf eines Jahres ab dem Tag, an dem die Benennung Österreichs zu einer internationalen Marke von der WIPO der Behörde mitgeteilt worden ist („date of notification“, Datum der Veröffentlichung; ErlRV 294 Blg XXVI. GP, 13).1.1.1.2. Nach Paragraph 2, Absatz 2, MSchG idgF gilt für Markenrechte, die für das Gebiet von Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben wurden, das österreichische Markenschutzgesetz (MSchG) sinngemäß. Ein Antrag auf Löschung einer solchen in Österreich Schutz genießenden Marke kann nach Paragraph 33 a, Absatz eins b, MSchG idgF - wenn (wie hier) kein Widerspruch erfolgt ist - frühestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die in Artikel 5, Absatz 2, MMP normierte Frist zur Mitteilung einer Schutzverweigerung ungenützt verstrichen ist („Benutzungsschonfrist“); das ist nach Ablauf eines Jahres ab dem Tag, an dem die Benennung Österreichs zu einer internationalen Marke von der WIPO der Behörde mitgeteilt worden ist („date of notification“, Datum der Veröffentlichung; ErlRV 294 Blg römisch 26 . GP, 13).

1.1.1.3. Die Berechnung der ad 1.1.1.2. erörterten einjährigen Frist erfolgt gemäß der Regel 4 Abs 1 AusfO, die der vorangegangenen Regel 4 Abs 1 GAusfO vollständig entspricht.1.1.1.3. Die Berechnung der ad 1.1.1.2. erörterten einjährigen Frist erfolgt gemäß der Regel 4 Absatz eins, AusfO, die der vorangegangenen Regel 4 Absatz eins, GAusfO vollständig entspricht.

Hingegen handelt es sich bei der „Benutzungsschonfrist“ um keine Frist im Sinne des Europäische Übereinkommens zur Fristenberechnung (EuFrÜb; BGBl 1983/254), innerhalb derer ein prozessualer oder materiell-rechtlicher Schritt vorzunehmen wäre. Vielmehr handelt es sich um eine nach allgemeinem Sprachgebrauch zu beurteilende Zeitdauer.

1.1.1.4. Der Zweck der Benutzungsschondauer liegt darin, die Marke innerhalb der ersten fünf Jahre der Schutzdauer – nach Beendigung der Anmelde- und Prüfverfahren sowie nach dem Ende der Widerspruchsmöglichkeiten und -verfahren - hinsichtlich des Einwands der Nichtbenutzung unangreifbar zu machen. Erst danach kann die Nichtbenutzung einer Marke die Basis für einen Löschungsantrag bilden. Für den Beginn der ernsthaften Benutzung seiner Marke wird dem Inhaber damit eine Schonzeit gewährt, während der er sein ausschließliches Recht aus der Marke für alle registrierten Waren und Dienstleistungen geltend machen kann, ohne eine ernsthafte Benutzung belegen zu müssen (Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 33a MSchG Rz 4, 70).1.1.1.4. Der Zweck der Benutzungsschondauer liegt darin, die Marke innerhalb der ersten fünf Jahre der Schutzdauer – nach Beendigung der Anmelde- und Prüfverfahren sowie nach dem Ende der Widerspruchsmöglichkeiten und -verfahren - hinsichtlich des Einwands der Nichtbenutzung unangreifbar zu machen. Erst danach kann die Nichtbenutzung einer Marke die Basis für einen Löschungsantrag bilden. Für den Beginn der ernsthaften Benutzung seiner Marke wird dem Inhaber damit eine Schonzeit gewährt, während der er sein ausschließliches Recht aus der Marke für alle registrierten Waren und Dienstleistungen geltend machen kann, ohne eine ernsthafte Benutzung belegen zu müssen (Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ Paragraph 33 a, MSchG Rz 4, 70).

Die vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen in § 33a Abs 1b MSchG (arg „kann … frühestens … eingereicht werden“) und in den einschlägigen Materialien (ErlRV 294 Blg XXVI. GP, 13; arg „kann frühestens … gestellt werden“) bringen mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck, dass sich ein vor Ablauf der Schonzeit gestellter Antrag a priori einer meritorischen Erledigung entzieht, ohne dass ein Bestreitungsvorbringen des Antragsgegners abgewartet werden müsste. Die vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen in Paragraph 33 a, Absatz eins b, MSchG (arg „kann … frühestens … eingereicht werden“) und in den einschlägigen Materialien (ErlRV 294 Blg römisch 26 . GP, 13; arg „kann frühestens … gestellt werden“) bringen mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck, dass sich ein vor Ablauf der Schonzeit gestellter Antrag a priori einer meritorischen Erledigung entzieht, ohne dass ein Bestreitungsvorbringen des Antragsgegners abgewartet werden müsste.

1.1.1.5. Eine Zustellung an den belangten Markeninhaber zur allfälligen Erhebung einer Gegenschrift nach § 39 Abs 3 MSchG, widrigenfalls die beantragte Löschung der Marke „ohne weiteres Verfahren antragsgemäß“ zu verfügen ist, darf durch das Patentamt nur erfolgen, wenn alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind (Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 39 MSchG Rz 10). Zu diesen formalen Voraussetzungen zählt nach dem ad 1.1.1.4. Gesagten auch der Ablauf der Benutzungsschonzeit.1.1.1.5. Eine Zustellung an den belangten Markeninhaber zur allfälligen Erhebung einer Gegenschrift nach Paragraph 39, Absatz 3, MSchG, widrigenfalls die beantragte Löschung der Marke „ohne weiteres Verfahren antragsgemäß“ zu verfügen ist, darf durch das Patentamt nur erfolgen, wenn alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind (Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ Paragraph 39, MSchG Rz 10). Zu diesen formalen Voraussetzungen zählt nach dem ad 1.1.1.4. Gesagten auch der Ablauf der Benutzungsschonzeit.

Ein vor Ablauf der Benutzungsschonzeit gestellter Löschungsantrag ist daher vom Patentamt - noch vor einer Zustellung an den Markeninhaber – gemäß § 113 Abs 1 und 2 PatG per analogiam (iVm § 35 Abs 5 MSchG) a limine zurückzuweisen.Ein vor Ablauf der Benutzungsschonzeit gestellter Löschungsantrag ist daher vom Patentamt - noch vor einer Zustellung an den Markeninhaber – gemäß Paragraph 113, Absatz eins und 2 PatG per analogiam in Verbindung mit Paragraph 35, Absatz 5, MSchG) a limine zurückzuweisen.

Wird über einen Löschungsantrag meritorisch abgesprochen, obwohl die genannte verfahrensrechtliche Voraussetzung nicht vorliegt, so ist diese Entscheidung nach Auffassung des erkennenden Senats mit einem in § 477 ZPO (iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG) nicht angeführten Nichtigkeitsgrund behaftet (siehe zur nicht erschöpfenden Aufzählung in § 477 ZPO RS0041921; zur analogen Anwendung auf andere Prozessvoraussetzungen A. Kodek in Rechberger/Klicka, ZPO5, § 477 ZPO Rz 1 mwN). Das hat gemäß § 478 Abs 1 ZPO per analogiam (iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG) die Aufhebung der Entscheidung und die Zurückweisung des Löschungsantrags zur Folge (A. Kodek aaO, § 478 ZPO Rz 1). Wird über einen Löschungsantrag meritorisch abgesprochen, obwohl die genannte verfahrensrechtliche Voraussetzung nicht vorliegt, so ist diese Entscheidung nach Auffassung des erkennenden Senats mit einem in Paragraph 477, ZPO in Verbindung mit Paragraph 40, MSchG und Paragraph 141, Absatz 2, PatG) nicht angeführten Nichtigkeitsgrund behaftet (siehe zur nicht erschöpfenden Aufzählung in Paragraph 477, ZPO RS0041921; zur analogen Anwendung auf andere Prozessvoraussetzungen A. Kodek in Rechberger/Klicka, ZPO5, Paragraph 477, ZPO Rz 1 mwN). Das hat gemäß Paragraph 478, Absatz eins, ZPO per analogiam in Verbindung mit Paragraph 40, MSchG und Paragraph 141, Absatz 2, PatG) die Aufhebung der Entscheidung und die Zurückweisung des Löschungsantrags zur Folge (A. Kodek aaO, Paragraph 478, ZPO Rz 1).

1.1.2. Zum konkreten Fall:

Die angegriffene Marke wurde durch die WIPO am 14.2.2019 Österreich als benannter Vertragspartei notifiziert. Die daran anknüpfende, in § 33a Abs 1b MSchG geregelte Frist des Art 5 Abs 2 MMP von einem Jahr (oben ad 1.1.1.2.) endete daher mit Ablauf des 14.2.2020. Die daran anschließende, ebenfalls in § 33b Abs 1b MSchG geregelte fünfjährige Benutzungsschondauer endete somit am 14.2.2025 (einem Freitag; (siehe zur Berechnung dieser beiden Zeitläufe oben ad 1.1.1.3.).Die angegriffene Marke wurde durch die WIPO am 14.2.2019 Österreich als benannter Vertragspartei notifiziert. Die daran anknüpfende, in Paragraph 33 a, Absatz eins b, MSchG geregelte Frist des Artikel 5, Absatz 2, MMP von einem Jahr (oben ad 1.1.1.2.) endete daher mit Ablauf des 14.2.2020. Die daran anschließende, ebenfalls in Paragraph 33 b, Absatz eins b, MSchG geregelte fünfjährige Benutzungsschondauer endete somit am 14.2.2025 (einem Freitag; (siehe zur Berechnung dieser beiden Zeitläufe oben ad 1.1.1.3.).

Die in der Berufungsbeantwortung vorgetragene Argumentation, wonach das Ende der Benutzungsschondauer angesichts des auf einen Freitag fallenden „Frist“endes aus praktischen Erwägungen erst am 17.2.2025 (einem Montag) anzusetzen sei, findet in der eindeutigen Gesetzeslage keine Stütze. Darüber hinaus sind die hier ins Treffen geführten Überlegungen der Antragstellerin auch deshalb nicht stichhältig, weil auch an Samstagen und Sonntagen die Möglichkeit besteht, Schriftsätze im ERV-Weg wirksam beim Patentamt einzubringen.

Da das Patentamt über den am 14.2.2025 eingebrachten und damit verfrühten Löschungsantrag meritorisch abgesprochen hat statt ihn a limine zurückzuweisen, sind diese Entscheidung und das diesem vorangegangene Verfahren in Stattgebung der vorliegenden Berufung als nichtig aufzuheben, und der Löschungsantrag ist als unzulässig zurückzuweisen (oben ad 1.1.1.5.; vgl zur Formulierung 10 Ob 68/14v). Da das Patentamt über den am 14.2.2025 eingebrachten und damit verfrühten Löschungsantrag meritorisch abgesprochen hat statt ihn a limine zurückzuweisen, sind diese Entscheidung und das diesem vorangegangene Verfahren in Stattgebung der vorliegenden Berufung als nichtig aufzuheben, und der Löschungsantrag ist als unzulässig zurückzuweisen (oben ad 1.1.1.5.; vergleiche zur Formulierung 10 Ob 68/14v).

1.2. Zur Zustellung des Löschungsantrags:

1.2.1. Die Beantwortung der Frage, ob der – unzulässige - Löschungsantrag der Antragsgegnerin wirksam zugestellt worden ist, hat angesichts des ad 1.1.2. erzielten Ergebnisses keine für den Ausgang dieses Berufungsverfahrens maßgebliche Bedeutung.

1.2.2. Am Rande sei jedoch angemerkt, dass die in diesem Punkt vorgetragene Argumentation der Antragsgegnerin unter der hypothetischen Annahme eines nicht verfrühten Löschungsantrags aus den folgenden Erwägungen inhaltlich unberechtigt wäre:

Während die völkerrechtlichen Normen bei einer von einer Vertragspartei erklärten Schutzverweigerung ausdrücklich die Zustellung über das IB der WIPO vorsehen und damit auch an einen allenfalls im dortigen internationalen Register eingetragenen Vertreter (Regeln 3 und 17 f AusfO; jüngst OLG Wien 33 R 134/25f), ist das IB vom Ausgang von Verfahren über Anträge auf nachträgliche Ungültigerklärung einer internationalen Marke erst nach Rechtskraft von der jeweiligen Vertragspartei zu verständigen (Regel 19 AusfO; Ullrich aaO Rz 123).

Das Verfahren auf Unwirksamerklärung läuft diesfalls – die Zustellungen einbezogen – nur nach den nationalen Vorschriften. Das österreichische Patentamt hat nur dann an einen Vertreter zuzustellen, wenn dieser im nationalen Markenregister eingetragen ist.

Wer als Vertreter vor dem Patentamt einschreitet, muss nach § 61 Abs 1 MSchG seinen tatsächlichen Wohnsitz (in Anwendung des § 66 Abs 1 JN) im EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben; Ausnahmen hiervon gibt es nur nach den berufsrechtlichen Vorschriften für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare. Vertreter kann jede natürliche Person sein, die prozessfähig ist (§§ 1 ff ZPO), aber auch jede in die Liste eingetragene Erwerbsgesellschaft oder GmbH von berufsmäßigen Parteienvertretern (vgl etwa § 29c PatAnwG oder § 21e RAO). Die Staatsangehörigkeit des Vertreters ist unbeachtlich (Heger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 61 Rz 2 f und 5).Wer als Vertreter vor dem Patentamt einschreitet, muss nach Paragraph 61, Absatz eins, MSchG seinen tatsächlichen Wohnsitz (in Anwendung des Paragraph 66, Absatz eins, JN) im EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben; Ausnahmen hiervon gibt es nur nach den berufsrechtlichen Vorschriften für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare. Vertreter kann jede natürliche Person sein, die prozessfähig ist (Paragraphen eins, ff ZPO), aber auch jede in die Liste eingetragene Erwerbsgesellschaft oder GmbH von berufsmäßigen Parteienvertretern vergleiche etwa Paragraph 29 c, PatAnwG oder Paragraph 21 e, RAO). Die Staatsangehörigkeit des Vertreters ist unbeachtlich (Heger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Paragraph 61, Rz 2 f und 5).

Da im hier zu beurteilenden Fall keine Marke im nationalen Markenregister (und damit auch kein Vertreter der Antragsgegnerin iSd § 17 Abs 1 Z 4 MSchG) eingetragen war, hätte ihr ein fristgerechter Löschungsantrag vom Patentamt direkt zugestellt werden müssen.Da im hier zu beurteilenden Fall keine Marke im nationalen Markenregister (und damit auch kein Vertreter der Antragsgegnerin iSd Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 4, MSchG) eingetragen war, hätte ihr ein fristgerechter Löschungsantrag vom Patentamt direkt zugestellt werden müssen.

2. Zu den Kosten:

2.1. Die Entscheidung über die von der Antragstellerin selbst zu tragenden eigenen erst- und zweitinstanzlichen Kosten beruht auf § 40 ZPO bzw. §§ 40, 50 Abs 1 ZPO (iVm § 35 Abs 5 MSchG und § 122 Abs 1 PatG).2.1. Die Entscheidung über die von der Antragstellerin selbst zu tragenden eigenen erst- und zweitinstanzlichen Kosten beruht auf Paragraph 40, ZPO bzw. Paragraphen 40, 50, Absatz eins, ZPO in Verbindung mit Paragraph 35, Absatz 5, MSchG und Paragraph 122, Absatz eins, PatG).

2.2. Die Entscheidung über die Kosten der erfolgreichen Berufung der Antragsgegnerin stützt sich auf §§ 41, 50 Abs 1 ZPO (iVm § 35 Abs 5 MSchG und § 122 Abs 1 PatG).2.2. Die Entscheidung über die Kosten der erfolgreichen Berufung der Antragsgegnerin stützt sich auf Paragraphen 41, 50, Absatz eins, ZPO in Verbindung mit Paragraph 35, Absatz 5, MSchG und Paragraph 122, Absatz eins, PatG).

Zu beachten ist hier, dass Leistungen eines österreichischen Rechtsanwalts für einen ausländischen Unternehmer nicht der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen. Ist die Höhe des ausländischen Umsatzsteuersatzes nicht allgemein bekannt, kann die zu entrichtende ausländische Umsatzsteuer nur zugesprochen werden, wenn Entsprechendes behauptet und bescheinigt wird (RS0114955; Obermaier, Kostenhandbuch4, Rz 3.35). Dass für die angesprochenen Leistungen in Luxemburg eine Umsatzsteuerpflicht besteht, wäre daher dem Grunde und der Höhe nach von der Antragsgegnerin zu behaupten und zu bescheinigen gewesen. Da die Berufung dazu keine Ausführungen enthält, hat nur ein Nettozuspruch zu erfolgen.

3. Gegen diese Berufungsentscheidung ist gemäß § 519 Abs 1 Z 1 ZPO (iVm § 41 Abs 2 Satz 2 MSchG) der (Voll-)Rekurs an den Obersten Gerichtshof unabhängig vom Streitwert und dem Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage zulässig (RS0043886 [insb T1 und T4]; RS0098745); ein diesbezüglicher Ausspruch hat zu unterbleiben (RS0042523).3. Gegen diese Berufungsentscheidung ist gemäß Paragraph 519, Absatz eins, Ziffer eins, ZPO in Verbindung mit Paragraph 41, Absatz 2, Satz 2 MSchG) der (Voll-)Rekurs an den Obersten Gerichtshof unabhängig vom Streitwert und dem Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage zulässig (RS0043886 [insb T1 und T4]; RS0098745); ein diesbezüglicher Ausspruch hat zu unterbleiben (RS0042523).

Oberlandesgericht Wien

1011 Wien, Schmerlingplatz 11

Abt. 33, 22. Jänner 2026

European Case Law Identifier

ECLI:AT:OLG0009:2026:03300R00165.25I.0122.000